Guardia Nobile Pontificia ha scritto:Cioè?
ANULACIÓN Nº 8080 C (NULIDAD)Ordem de São Miguel da Ala, Associação Cultural, Rua do norte, 14, 1600-583 Lisboa, Portugal (solicitante), representado por António José Caeiro da Motta Veiga, Rua João Penha, 10, 1250-131 Lisboa, Portugal (representante profesional)c o n t r aDuarte Pio de Bragança, Rua do Campo, 4, San Pedro, 2710 Sintra, Portugal (titular de la MUE), representado por J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (representante profesional).El 08/10/2018, la División de Anulación adopta la siguienteRESOLUCIÓN1. Se desestima la solicitud de declaración de nulidad en su totalidad.
2. Recaerán en el solicitante las costas sufragadas por la otra parte, que se fijan en 450 EUR.MOTIVOSEl solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra la marca de la Unión Europea nº 9 131 566 (en adelante, la MUE). La solicitud se dirige contra todos los productos y servicios cubiertos por la MUE, en concreto:
Clase 14: Insignias, condecoraciones, pins, medallas en metales preciosos.
Clase 16: Publicaciones, revistas y catálogos.
Clase 26: Insignias, condecoraciones, pins, medallas en metal.
Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; venta al mayor, menor y a través de la red informática de toda clase de artículos promocionales.
Clase 41: Servicios de organización de eventos de carácter cultural y religioso.
El solicitante invoca el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE, y también, basándose en ambos casos en la MUE nº 5 747 936 el artículo 60, apartado 1, letra a) del RMUE en conjunción con el artículo 8, apartado 1, letra a) del RMUE y el artículo 60, apartado 2, letra d) del RMUE. Igualmente, el solicitante invoca el artículo 60, apartado 1, letra a) del RMUE en conjunción con el artículo 8, apartado 1, Resolución de anulación nº 8080 C página: 2 de 6 letras a) y b) y apartado 2, letra c) del RMUE sobre la base de una marca notoriamente conocida.
RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTESEl solicitante afirma que es titular de la MUE nº 5 747 936 y de las marcas portuguesas nº 366 085 y nº 453 598 , solicitadas y registradas con anterioridad a la marca impugnada, las cuales gozan de gran reputación y notoriedad en Portugal. A pesar del conocimiento de la existencia, uso y reputación de estas marcas, Duarte Pio de Bragança solicitó una marca que coindice en los elementos verbales y gráficos con las marcas del solicitante lo que supone un intento de apropiarse vía el registro de una marca en la UE de un derecho sobre este distintivo.
En el procedimiento cautelar nº 93/07, un tribunal portugués prohibió al titular de la MUE al uso de signos idénticos o similares a la marca portuguesa nº 366 085 del solicitante. A pesar de ello, el titular de la MUE solicitó el registro de la MUE impugnada en claro desacato a lo decidido por la corte portuguesa. En apoyo de sus observaciones, el solicitante presentó copia de los certificados de registro de sus marcas anteriores y de la sentencia del Tribunal de Comercial de Lisboa de 23 de Octubre del 2009 en el procedimiento cautelar nº 93/07 (en portugués).
El titular de la MUE afirma que con fecha 25 de febrero del 2014, presentó una solicitud de declaración de caducidad por falta de uso del registro de MUE nº 5 747 936. En contra de lo argumentado por el solicitante, esta marca carece de reputación y notoriedad en Portugal, y en todo caso, estos hechos no han sido probados en el presente procedimiento. Además, requiere prueba de uso de la MUE anterior nº 5 747 936 en que se basa la solicitud de caducidad.
En cuanto a la sentencia invocada por el solicitante, esta no tiene relevancia en el presente caso ya que en ella se ordenó al titular de la MUE que se abstuviera de usar la marca portuguesa nº 366 085 y no la MUE ahora impugnada. Con posterioridad a esta sentencia, el Instituto Portugués de la Propiedad Intelectual declaró la caducidad de la marca portuguesa nº 366 085 por falta de uso.
Con fecha 16 de junio de 2014, el solicitante presentó su respuesta en la que hace referencia a un listado de documentos para acreditar el uso de la marca anterior nº 5 747 936. No obstante, ninguno de estos documentos fue adjuntado. En sus observaciones en respuesta, el titular de la MUE alega que ninguno de los documentos a los que hace referencia el solicitante para acreditar el uso de la marca anterior fue aportado, por lo que, al no haber pruebas de uso del derecho anterior, la solicitud debe ser rechazada.
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Cuestión preliminar en cuanto a los motivos y derechos anteriores en los que se basa la solicitud de anulación
El solicitante invoca el artículo 60, apartado 2, letra d) del RMUE, basándose en la MUE nº 5 747 936.
El artículo 60, apartado 2, del RMUE es únicamente aplicable cuando los derechos invocados sean de tal naturaleza que no se consideren los típicos derechos que se invocan en los procedimientos de anulación contemplados en el artículo 60, apartado 1, del RMUE (13/12/2011, 4 033 C, § 12).
La MUE nº 5 747 936 es un derecho que puede invocarse en base al artículo 60, apartado 1, del RMUE, por lo que no cabe invocarla como base del artículo 60, apartado 2, del RMUE. De lo que se desprende que la solicitud de nulidad no está debidamente justificada a los efectos del artículo 60, apartado 2, del RMUE.
En lo que respecta al motivo basado en dicha marca registrada en el que se invoca el artículo 60, apartado 1, letra a) del RMUE en conjunción con el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE ha de tenerse en cuenta que aunque las condiciones específicas a tenor de las letras a) y b) del artículo 8, apartado 1, del RMUE difieren, están relacionadas, ya que la similitud incluye situaciones en las que tanto las marcas como los productos o servicios son similares, así como situaciones en las que las marcas son idénticas y los productos o servicios son similares o a la inversa. Por consiguiente, se considera que la presente solicitud de nulidad, en lo que se refiere a dicha marca registrada, se basa tanto en los motivos previstos en ambas letras del artículo 8,
apartado 1, del RMUE.
En lo que respecta al derecho invocado al amparo del artículo 8, apartado 2, letra c) del RMUE (marca notoria), cabe señalar que el solicitante ha identificado expresamente dicho derecho como la misma marca europea registrada en la que basa su solicitud de nulidad con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a) del RMUE (marca registrada), por lo que debe entenderse que la invocación de la letra c) del mismo artículo no se refiere a un derecho anterior distinto, sino que constituye únicamente una reivindicación adicional de que la marca registrada en la que se basa la solicitud ha adquirido un alto grado de carácter distintivo como consecuencia del uso.
Por último, cabe señalar que las dos marcas registradas portuguesas mencionadas por el solicitante en sus alegaciones de 17/06/2013 no figuraban consignadas en el formulario de solicitud de nulidad como base de la presente solicitud. Teniendo además en cuenta que las observaciones presentadas en la misma fecha sólo se refieren a ellas como parte de las pruebas destinadas a fundamentar los motivos absolutos de nulidad (la mala fe), no cabe considerar que dichas marcas fueran invocadas como derechos anteriores a efectos de lo previsto en el artículo 60,
apartado 1, letra a) del RMUE en conjunción con el artículo 8, apartado 1 del RMUE.
El escrito del solicitante de 01/10/2013 viene a confirmar este extremo al señalar únicamente como marca base de la solicitud de nulidad la MUE nº 5 747 936.
En conclusión, la División de Anulación procederá a continuación a examinar los siguientes motivos de nulidad y derechos anteriores: en primer lugar, el artículo 60, apartado 1, letra a) del RMUE en conjunción con el artículo 8, apartado 1 del RMUE, sobre la base de la MUE nº 5 747 936 y, en segundo lugar, el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE.
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CESE DE LA EXISTENCIA DEL DERECHO ANTERIORCon arreglo al artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, una marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo. Por tanto, el fundamento jurídico de la solicitud de nulidad en base al artículo 60, apartado 1, letra a) del RMUE requiere la existencia y validez de un derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 2, del RMUE.
En el presente caso, la solicitud de nulidad se basa en el registro de MUE nº 5 747 936, cuya caducidad se produjo el 27/02/2017 al no haberse solicitado su renovación.
Como queda claro a partir de los hechos anteriormente explicados, la marca anterior dejó de existir y, por tanto, no puede constituir una marca válida en la que se pueda basar la solicitud de nulidad en el sentido del artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE y del artículo 8, apartado 2, del RMUE.
Por tanto, la solicitud de nulidad debe desestimarse por carecer de fundamento en la medida en que se basa en esta marca anterior en relación al artículo 60, apartado 1, letra a) del RMUE en conjunción con el artículo 8, apartado 1 del RMUE.
El análisis de la solicitud de nulidad continúa en base a la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 59, apartado 1, letra b) del RMUE ya que el texto de este artículo no exige al solicitante de la nulidad que disponga de un derecho anterior. Por lo tanto, en principio, no es necesario que exista un derecho anterior para demostrar la mala fe.
CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA – ARTÍCULO 59, APARTADO 1, LETRA b), DEL RMUE
Principios generales
El artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE establece que se declarará la nulidad de la marca de la Unión Europea cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.
No existe una definición jurídica precisa del término «mala fe», por lo que queda abierta a diversas interpretaciones. La mala fe es un estado subjetivo que se basa en las intenciones del solicitante a la hora de presentar una marca de la Unión Europea.
Por norma general, las intenciones propias no están sujetas a consecuencias legales. Para apreciar mala fe debe concurrir, en primer lugar, alguna acción del titular de la MUE que refleje claramente una intención deshonesta y, en segundo lugar, una norma objetiva que sirva como referente para evaluar dicha acción y a continuación calificarla como constitutiva de mala fe. Existe mala fe cuando la conducta del solicitante de una marca de la Unión Europea se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, y que puede identificarse valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas (Dictamen de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston de 2/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
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Si el titular de una MUE ha actuado de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de marca debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La carga de la prueba de la existencia de mala fe recae en el solicitante de nulidad, dado que se presume la buena fe salvo prueba en contrario.
Resumen de los hechos pertinentesEl solicitante alega que el titular de la MUE solicitó de mala fe el registro de la MUE impugnada ya que tenía previo conocimiento de la existencia, uso y reputación de marcas anteriores del solicitante, idénticas o muy similares a la MUE impugnada, registradas además para productos y servicios idénticos. Además, a pesar de la prohibición al titular de la MUE impugnada, por sentencia firme de un tribunal portugués, del uso de signos idénticos o similares a la marca portuguesa nº 366 085, el titular de la MUE solicitó el registro de la MUE impugnada.
En contra de estos argumentos, el titular de la MUE indica que el uso y reputación de las marcas anteriores no han quedado probados. Señala además, que la sentencia del tribunal portugués a la que hace referencia el solicitante no tiene efecto sobre el registro de la MUE impugnada, sino que hace solo referencia al registro de marca portugués nº 366 085, que es distinto a la MUE impugnada.
Apreciación de la mala feEn el momento de la presentación de la MUE impugnada, el 26/10/2010, el titular de la MUE conocía la existencia de la marca anterior nº 366 085 del solicitante, ya que por sentencia firme de 23 de Octubre del 2009 en el procedimiento cautelar nº 93/07 el Tribunal de Comercial de Lisboa había prohibido al titular de la MUE el uso de signos idénticos o similares a esta marca nº 366 085. No obstante, no existen pruebas suficientes que demuestren que en el momento de solicitud de la MUE impugnada existía por parte del titular de la MUE conocimiento del resto de las marcas anteriores del solicitante, entre ellas la MUE nº 5 747 936.
Además, el solicitante no ha llegado a probar el uso y reputación de sus marcas anteriores.En todo caso, como ha señalado la jurisprudencia, el hecho de que el titular de la MUE sepa o deba saber que el titular de la nulidad ha venido utilizando un signo idéntico o
similar para productos idénticos o similares que pueda dar lugar o no a confusión no basta para acreditar la mala fe (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 40). Para determinar si ha existido mala fe, deben tenerse en cuenta las intenciones del titular de la MUE en el momento de la presentación. Las alegaciones del solicitante no prueban que el titular de la MUE perseguía un objetivo ilegítimo en el momento de solicitud de la MUE impugnada. La División de Anulación considera que la solicitud de registro de una MUE similar o incluso idéntica a otra ya registrada, e incluso cuando esta marca goce de reputación, no es algo moral o comercialmente incorrecto o injusto y, por lo tanto, no se considera una manifestación de mala fe. Además, como se ha mencionado anteriormente, en la solicitud de una marca se presume la existencia de buena fe salvo prueba en contrario por lo que la carga de la
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prueba de la existencia de mala fe recae en el solicitante de nulidad. Por consiguiente, el hecho de que la MUE impugnada sea idéntica a una marca anterior cuya titularidad no le pertenece no es por sí mismo suficiente para demostrar la mala fe del titular en el momento de solicitud de la marca impugnada.
ConclusiónPor lo tanto, a falta de otros argumentos o pruebas relevantes por parte del solicitante, la División de Anulación concluye que debe denegarse la solicitud de anulación.COSTAS
De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.
Dado que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar los costes en los que haya incurrido el titular de la MUE durante este procedimiento.
De conformidad con el artículo 109, apartado 7, del RMUE y el artículo 18, apartado 1, letra c), inciso ii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al titular de la MUE son los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.
La División de Anulación
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES
Ana MUÑIZ RODRIGUEZ
José GARRIDO OTAOLA